미국특허법의  제 101조 (35 U.S.C. §101)에서 규정한대로 실용특허(Utility Patent)는 방법 (Process), 기계 (Machine), 제품 (Manufacture), 조성물 (Composition of matter)과 이들에 대한 새롭고 유용한 개량이 특허 대상인데 반해, 디자인 특허(Design Patent)는 제품의 새롭고 독창적인 장식 (new, original ornamental design)이 특허 대상(171조)이 된다. 따라서, 발명 제품이 기능적인 면과 장식적인 면을 모두 가지고 있으면 실용특허와 디자인 특허 모두 획득 가능하다.

     디자인 특허는 제품의 장식적인 면만을 보호하기 때문에 실용특허에 비해 상대적으로 좁은 범위의 특허권을 제공하며, 이러한 이유로 경시되어 온 경향이 있었다. 이러한 점은 미특허청 통계에서도 나타나는데, 2012년의 경우 실용특허의 출원건수는 542,815인데 반하여 디자인 특허의 출원건수는 32,799에 불과하였다.

     하지만, 디자인 특허의 권리범위는 2008년도에 결정된  Egyptian Goddess v. Swisa 사건 이후로 더 강력해졌다고 볼 수 있다. 이 사건에서 연방 항소법원은 소위 “Point of Novelty Test”를 부인하면서, 소위 “Ordinary Observer Test”가 디자인 특허의 침해를 판단하는 유일한 판단기준이라고 확인하면서, 이 판단기준은 선행기술에 익숙한 평범한 관찰자(ordinary observer)의 눈을 통해서 적용되어야 한다고 판결하였다.  “Point of Novelty Test”는 침해피의자의 디자인이 특허받은 디자인의 특정한 특성을 전용했는지를 보는 반면에, “Ordinary Observer Test”는 침해피의자의 디자인과 특허받은 디자인의 전체적인 모양이 전문가가 아닌 평범한 관찰자의 눈으로 보았을 때 대체적으로 같은 지를 판단하게 된다.  이 판결에 따라서, “Point of Novelty Test”를 적용할 경우보다 디자인의 침해를 입증하기가 더 쉬어졌다고 할 수 있다. 예를 들어 전문가의 입장에서 보았을때는 세세한 차이로 인하여 두 디자인간에 중요한 차이가 있다고 판단될 지라도 평범한 관찰자 입장에서 보았을 때 그 차이가 드러나지 않기 때문에 침해 결정이 날 수 도 있기 때문이다. 이는 일반인으로 구성된 배심원이 침해여부를 결정하는 미국 재판 시스템과 결부되어 디자인 특허의 침해결정에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

     디자인 특허의 중요성을 극명하게 드러낸 사건중의 하나는 삼성과 애플간의 특허 침해 소송이다.  2011년에 애플의 제소로 시작된 소송에서 애플의 디자인 특허는 삼성의 침해를 입증하는 중요한 공격수단으로 사용되었으며, 거액의 손해배상액을 이끌어내는 데 크게 기여하였다.

     미특허법에서는 실용특허의 침해에 대하여 합리적인 로얄티(reasonably royalty)나 특허권자의 상실이익(lost profits)에 기반한 손해배상을 제공(284조)하는데 반하여, 디자인 특허에 대해서는 추가로 침해자의 총이익(infringer’s total profits)에 기반한 손해배상을 할 수 있도록 규정(289조) 하고 있다. 따라서, 발명제품에 대하여 실용특허와 디자인 특허를 모두 획득하였을 경우, 특허침해소송에서 실용특허를 보완할 뿐만 아니라 특허권자의 상실이익에 대한 증명없이 침해자의 총이익(infringer’s total profits)에 기반한 손해배상액을 받을 수 있기 때문에 손해 배상액을 증가시킬 수도 있다.

     또한, 디자인 특허를 획득하는데는 다음과 같은 추가적인 장점들이 있다. 실용특허의 경우, 최종 허여결정까지 일반적으로 27-34개월까지 걸리는데 반하여 디자인 특허는 14개월 정도 소요되며, 상대적으로 특허청에 지불하는 심사관련 관납료가 적으며, 특허 유지관련 관납료(maintenance fee)가 없다.

     결론적으로, 발명제품의 실용특허 출원시, 발명제품이 새롭고 독창적인 장식을 포함하고 있으면, 디자인특허 출원을 적극적으로 고려하는 것이 발명자의 특허권을 강화하는 데 도움이 될 것이며, 침해제품이 있을경우 실용특허를 획득하기 전이라도 디자인 특허의 침해소송을 통해 특허권자의 권리를 주장할 수 있는 장점이 있다.