‘비자명성(non-obviousness)’ 요건은 앞에서 설명한 ‘유용성 (utility),’ ‘신규성 (novelty),’ ‘명세서 기재요건’등과 같은 다른 특허요건들을 만족한다 하더라도, 그 청구발명이 특허를 통해 배타적인 권리를 받기 위해서는 사소한 정도 이상의
진보성을 보여 주어야 한다는 것을 요구하는 것이다.

참고로, 한국이나 유럽은 미국특허법의 ‘비자명성 (non-obviousness)’과 유사한 특허요건으로
‘진보성(inventive step)’이라는 개념을 사용하고 있다.

여기서는  가장 핵심이 되는 특허 요건이라 할 수 있는 ‘비자명성 (non-obviousness)’에 대하여 관련 규정인 특허법 제 103 조 (35 U.S.C. § 103)와 주요 판례들을 중심으로 살펴본다. 

특허법 제 103조 (a) ¹⁾는 '자명성(obviousness)'에 대한 기준을 명확하게 설명하고 있는데, 그 내용은 제 102조에서 제시된 바와 같이 청구발명이 선행기술과 동일하게 개시되어 있지 않다고 하더라도, 특허를 받고자 하는 발명이 전체적으로 고려하였을때 선행기술과의 차이가 발명당시에 ‘그 기술분야에서 통상의 기술을 가진자 (a person having ordinary skill in the art to which the subject matter pertains)’에게 자명하다면 특허를 받을 수 없다는 것이다. 따라서, 자명성에 대한 판단은 청구된 발명과 선행기술의 차이를 평가하는 것이 필요하며, 특별히 청구발명을 전체적으로 고려할 것을 요구하고 있다.

예를 들면, 3M의 'Post-It'의 경우 그 구성을 살펴 보면 일정 크기의 종이(element A)와 영구적인 접착력이 없는
접착제(element B)로 구성되어 있는데, 그 구성을 부분적으로만 따로 보면 이미 선행기술에서 개시된 내용으로서 자명하다고 할 수 있는데 그 발명을 전체적으로 보면 특허를 받을 수 있는 새로운 조합이 되어 자명성을 극복하게 된다.
이 예는 비자명성 요건을 만족하는지 판단하는데 있어서 청구발명을 전체적으로 고려하는 것이 중요하다는 것을 보여준다.

비자명성 요구조건과 관련하여 가장 중요한 판례 중의 하나인 Graham v. John Deere Co. (383 U.S. 1) (1966)에서 미 대법원은 비자명성 판단을 위해서는 (1) 선행기술의 범위와 내용이 결정되어야 하고, (2) 선행기술과 현재 문제가 되고 있는 청구항들과의 차이를 확인하여야 하고, (3) 해당기술에서의 통상의 기술수준이 결정되어야 한다고 판시하였다. 이와 더불어 ‘상업적인 성공 (commercial success),’ ‘장기간에 걸쳐 해결되지 않은 요구 (long felt unsolved needs),’ 그리고
‘타인의 실패 (failure of others)’등과 같은 ‘이차적인 고려요소 (secondary consideration)’가 비자명성을 판단하는데 고려되어야 한다고 판시하였다.

일반적으로 새로운 발명은 기존에 개시되어 있는 여러 구성요소들의 새로운 조합으로 이루어지는 경우가 많은데, 특허법상에서 자명성 여부를 판단할때 이를 어떻게 고려할지가 가장 어려운 부분이라고 할 수 있다.

미 연방 항소법원은 비자명성 판단의 일관성을 유지하기 위해 소위 ‘TSM (Teaching, Suggestion, Motivation)’
테스트를 통해 청구된 발명이 개시하는 조합을 선행기술이 시사(teaching), 유인(suggestion) 또는 동기(motivation)를
제공하고 있는지의 여부가 비자명성 판단을 좌우하는 핵심이라는 판단기준을 적용하여 왔다. 

하지만, 미 대법원은 2007년에 결정한 KSR International Co. v. Teleflex Inc. (550 U.S. 398) 판례를 통해 비자명성을 판단하는데 있어서 ‘TSM’ 테스트를 엄격하게 적용해서는 안되며, 설사 선행기술에서 시사, 유인, 또는 동기를 제공하고 있지 않다 하더라도 통상의 기술을 가진자의 '상식(common sense)'에 기반하였을때 청구발명이 예견 가능한 결과를 만들어내는 경우에는 그 발명이 자명하다고 판시하였다. 

비자명성에 대한 판단 기준을 높인 이 판결의 결과로, 미국특허청 심사에서 비자명성을 이유로 한 거절이 증가될 것으로 예상되며, 잠재적 특허침해자들의 특허무효 주장이 더 용이해 졌다고 볼 수 있다.

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¹⁾ 35 U.S.C § 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

(a)A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.