미국 특허 출원 제도의 이해: 예비출원, 정규 출원, 및 PCT 국내단계 진입

I. 예비 출원 (Provisional Patent Application)

예비출원은 출원일을 우선 확보하기 위하여 행하는 출원으로, 예비출원에 대해서는 실체심사가 이루어지지 않으며, 예비출원일로부터 12개월이지나도록 정규출원이 이루어지지 않으면 포기한 것으로 자동 간주됩니다. 참고로 디자인특허는 예비출원이 가능하지 않습니다.

외국출원에 기초해 우선권을 주장하는 미국 정규출원은 그 특허 존속기간이 외국출원일이 아닌 미국출원일로부터 기산되는 혜택에 대응하여, 예비출원에 기초한 정규출원시 예비출원의 출원일 우선권은 인정하되 정규출원이 등록되면 특허기간은 정규출원일을 기준으로 특허기간을 산정하도록 1995년부터 도입, 시행되고 있습니다.

비교적 저렴한 비용으로 미국출원일을 확보할 수 있으며, 상세한 설명을 제출해야 하지만 정규출원과는 다르게 클레임을 기재할 필요가 없습니다. 또한, 선언서를 요구하지 않고 정보공개진술서 (IDS) 즉 선행기술 자료의 개시 의무가 부과되지 않습니다. 예비출원일로부터 12개월 이내에정규출원하면 정규출원에 클레임된 발명 중 예비출원에 의해 뒷바침되는 발명은 예비출원을 통해 확보한 출원일을 적용 받습니다.

 ▶ 예비출원의 장점

• 미국 특허법 102조 (b)에서 규정된 1년의 유예기간의 종료가 임박하였지만 정규출원용 명세서를 작성하기에 시간이 촉박한 경우, 비교적 간단한 절차와 저렴한 비용으로 청구항(claims)없이 빠르게 우선출원일(priority date)을 확보할 수 있고 영어 이외의 언어로도 영문번역 제출 없이 빠르게 출원할 수 있는 장점이 있습니다. 다만, 정규출원에서 예비출원의 우선권 주장을 하는 경우에는 예비출원의 번역문을 지정된 기간내에 제출해야 합니다.

• 한국에 특허 출원을 하고 1년 내에 우선권 주장과 함께 미국에 특허 출원할 때, 제 3자가 그 사이에 미국에 특허출원할 경우 한국 출원일로의 소급을 적용받지 못하는 불이익이 있으나 한국출원과 동시에 미국에 예비출원을 한다면 이를 방지할 수 있습니다.

• 최초 예비출원과 개량 발명을 포함하는 후속 예비출원을 한 후 최초 예비출원으로부터 1년 이내에 그동안 출원되었던 복수의 예비출원을 통합하여 정규출원하면, 해당기술의 우선 출원일을 출원인에게 가장 유리한 방식으로 확보하면서 미국 특허출원을 진행할 수 있습니다.

• 타인의 발명 상황을 주시하거나 자신의 발명에 대한 경제성 등의 확인을 위해 시간이 필요할 경우 출원하고자 하는 발명에 대한 심사를 1년 유예하는 효과를 갖습니다.

II. 정규출원 (Non-Provisional Patent Application)

예비 출원과 대비되며 특허획득을 위해 통상적으로 수행하는 출원절차를 나타냅니다. 선서(oath) 또는 선언서(declaration), 명세서(specification), 특허청구범위(claims), 정보공개 진술서 (information disclosure statement, IDS) 등의 제출을 요합니다. 외국에서의 특허출원을기초로 우선권을 주장하고자 하는 경우에는 실용특허는 외국 특허출원으로부터 12개월 이내에, 디자인특허는 6개월 이내에 미국 특허출원을 하여야 합니다.

▶ 실용특허 (Utility Patent)

한국의 ‘특허’와 ‘실용신안’이 미국의 실용특허에 해당되며, 새롭고 유용한 방법 (process), 기계 (machine), 제조물 (manufacture), 또는 화학조성물 (composition of matter)과 이들의 새롭고 유용한 개량을 그 대상으로 합니다. 일반적으로 특허라 하면 실용특허를 의미합니다.

▶ 디자인특허 (Design Patent)

제조물품의 새롭고 독창적이며 장식적인 디자인을 그 대상으로 하고, 구조적, 실용적인 특성이나 기계적 기능의 발명은 포함하지 않습니다. 디자인특허 출원은 하나의 클레임으로 작성되어야 하며, 독립적이고 구별적인 디자인은 별개로 출원하여야 합니다. 한국에서는 디자인이 특허와는 별도로 되어 있지만 미국에서는 디자인도 특허의 대상으로 되어 있습니다.

III.  PCT 미국 국내단계 출원 (National Stage Entry of PCT Patent Application)

1970년에 조약 체결되고 1978년에 조약 발효된 Patent Cooperation Treaty (PCT)에 근거한 특허출원으로 국적국 또는 거주국의 특허청(수리관청)에 하나의 PCT출원서를 제출하고, 그로부터 정해진 기간 이내에 특허획득을 원하는 국가 (선택국가)로의 국내단계에 진입할 수 있는 제도로 PCT국제출원의 출원일이 지정국가에서 출원일로 인정받을 수 있습니다.

따라서, PCT출원을 통하여 모든 회원국의 특허를 획득할 수 있는 것은 아니며 다만, 출원단계서의 출원인의 편의를 위하여 PCT 국제출원을 하면 모든 회원국에 출원한 것과 같은 효과, 즉 PCT국제출원의 출원일을 지정국가에서의 출원일로 인정받을 수 있습니다.

선(先) 출원에 대한 우선권을 주장하여 출원하는 경우, 선출원의 출원일로부터 12개월 이내에 PCT국제출원을 하여야 우선권주장을 인정받을수 있습니다.

▶ PCT 미국 국내단계 출원

우선일로부터 30개월이내에 기본 관납료, 국제 출원서 사본 및 번역문(영어 이외의 언어로 출원된 경우) 등 출원서류를 미국특허청에 제출함으로써 미국 국내단계 (national phase) 출원 절차가 시작됩니다. 이 절차 이전까지는 국제출원에 대한 모든 절차가 PCT에 따라 동시에 일률적으로 진행되다가, 이 절차 이후에는 미국 국내법에 따라 독립적으로 진행됩니다.

KORUS PATENT를 통한 특허출원 절차

KORUS PATENT는 예비 특허출원, 정규 특허출원 및 PCT 국내단계 진입출원의 모든 미국특허청 출원을 미국 특허청의 Patent Center를 통해 전자 출원하며, 출원 후 진행상황은 Patent Center를 통해 실시간으로 확인 가능합니다.

• 출원의뢰 접수는 전화 또는 이메일로 가능하며, 필요한 준비서류 전송은 이메일 또는 우편으로 가능.

• 준비서류 수신 및 비용 입금 확인후, 미국특허청에 5 영업일(5 business day)내 전자출원 완료 (국문 명세서 영문번역을 KORUS PATENT에서 수행시, 약3-4 주 추가 소요).

• KORUS PATENT에서는 미국특허청의 Patent Center를 통해 100% 전자 출원하므로, 출원 즉시 미국 특허청으로부터 출원번호를 발급 받음.

▶ 출원 절차

1. 출원의뢰 접수(의뢰인) → 2. 준비서류 및 비용안내 (KORUS) → 3. 준비서류 전송 및 비용송금 (의뢰인) → 4. 전자출원 완료 (KORUS) → 5. 출원번호를 포함한 출원영수증 발급 (미국특허청) → 6. 출원완료 안내 및 출원영수증 등 출원서류 의뢰인에게 전달 (KORUS)